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자료

LG화학이 밝히는 소송의 진실, 공정경쟁의 원칙

입장문

OUII, ITC특허소송 LG화학 신청사항 전적 지지

2020-09-28
※참고- OUII(Office of Unfair Import Investigations): ITC산하의 불공정수입조사국

□ LG화학은 SK이노베이션의 증거인멸 행위에 대한 법적 제재로 하기의 사실들을 인정해 달라고 ITC수석판사에게 신청하였음. OUII는 LG화학의 아래와 같은 신청을 모두 지지하는 바임.

ⓐ SK이노베이션이 ‘994특허 발명 이전에 LG화학의 A7배터리셀이 ‘3면
봉합 파우치 형태’를 채택했다는 세부정보를 인지하고 있었다
ⓑ A7배터리를 참고해서 ‘994특허를 발명했다
ⓒ A7배터리셀에서 ‘994특허를 고안해냈다
ⓓ LG화학의 A7배터리셀은 미국특허법 102조 (* 특허 신규성에 관한 법)에 의해 ‘선행기술’ 제품이다
ⓔ SK이노베이션이 침해의견서를 통해 LG화학 A7배터리셀이 침해한다고 주장한 청구항들에 대해 (A7배터리셀이 선행기술 제품이기 때문에) 신규성이 없다.

□ OUII의 구체적 의견(Discussion)

SK이노베이션은 소송과정에서, 더 중요하게는 ITC수석판사의 명령이 발령된 이후 조차, 제출 의무가 있는 문서를 찾기 위한 적정한 검색(Reasonable search for responsive documents)을 하지 않았음.

LG화학의 A7배터리셀에 관한 2013년 5월자 PPT파일(The May 2013 Presentations concerning Respondents’ A7 cell battery)은 LG화학이 관련 자료를 요청한 지난해 10월에 바로 제출되었어야 했으나 제출되지 않았음.

나아가 ITC수석판사가 LG화학측의 ‘발명자 부적격으로 인한 특허 무효 주장’과 관련된 문서들을 제출하라고 명령했음에도 불구하고, SK이노베이션은 의심할 여지 없이(unquestionably) 관련성이 존재하는, 2013년 5월자 PPT문서를 여전히 제출하지 않았음.

이 문서는 증거개시(Fact Discovery) 절차가 끝날 때까지 그 존재가 알려지지 않다가, 수석판사의 포렌식 명령이 발령된 후, 포렌식 결과에 의해 결국 그 존재가 드러남.

ITC수석판사의 문서제출 명령(Order No.22)이 발령된 후에도 계속된 SK이노베이션의 증거개시절차 의무에 대한 명백한 위반 (Apparent failure to meet their discovery obligations)은 LG화학의 전기차배터리 기술 및 사업 정보가 담긴 문서들을 인멸하려는 SK이노베이션의 전사 차원의 조직적인 캠페인의 맥락 하에서 이뤄진 것임.

(이러한 상황은) LG화학이 주장하는 ‘발명자 부적격’ 항변과 관련 있는 문서와 정보들이 SK이노베이션의 문서 삭제 캠페인으로 인해 지워졌을 것이라는 본질적인 의문이 들게 함.

SK이노베이션은 ITC수석판사의 문서제출 명령에 따라 (제출의무가 있는 내부) 문서를 검색함에 있어, 더욱 성실하게(even more diligent) 임했어야 함.

그런데 2013년 5월자 PPT 문서가 포렌식을 통해서야 그 존재가 드러났기 때문에, SK이노베이션의 관련 문서 검색 및 제출의 실패는 (문서제출의무 준수에 관한) 우려를 하게 하는 실질적 원인(Substantial cause for concern)이 되었음. 즉 SK이노베이션이 과연 본 소송과 관련하여, ITC에서 결정(Determination)을 내리기 위해 필요한 완전한 기록(Complete Record)을 제출할 수 있을지에 관하여 본질적인 의구심이 생긴 상황임.

결론적으로 SK이노베이션은 LG화학의 ‘발명자 부적격’ 항변과 관련 있는 문서를 제출하라는 ITC수석판사의 문서제출 명령을 위반했으며 (LG화학이 신청한) 법적 제재는 부과되는 것이 정당함.

□ 사실관계 (Fact)

LG화학은 동 소송과 관련하여 적극적 항변(Affirmative Defense)에 기반한 주장을 펼침. 위 적극적 항변에는 △‘994특허의 발명자 부적격(Improper Inventorship)으로 인한 특허무효 △증거인멸 및 LG화학으로부터 탈취한 영업비밀로 인해 부정한 손(Unclean Hands)에 해당된다는 내용이 포함됨.

※ 참고
- 발명자 부적격: SK이노베이션이 침해를 주장하는 ‘994특허가 LG화학의 선행기술을 적용한 제품에서 파생된 기술이라는 정황들이 다수 발견됨에 따라, 발명자 적격성이 충족되지 못함. 위 사유가 존재하는 경우 해당 특허는 무효가 됨.
- 부정한 손: SK이노베이션이 증거인멸은 물론, 훔친 기술을 활용하여 미국 공장을 가동하는 것은 ‘부정한 손’ 원칙 적용대상에 해당. 부정한 손의 원칙은 원고가 현재 주장하는 권리를 획득하는데 부정한 수단을 사용했을 뿐만 아니라 양심, 선의 또는 다른 형평법상의 원칙들을 위반했기 때문에 그로 하여금 구제를 청구하는 것을 허용하지 않는다는 영미 형평법상의 원칙임.


ITC수석판사의 포렌식 명령(‘20년 6월 10일자 Order No. 33)에 따라 관련 컴퓨터, 네트워크 드라이브를 포렌식한 결과 ITC수석판사의 문서제출 명령(Order No.22)이 내려진 후인 4월 9일에서 6월 12일 기간 동안에도 파일명에 LGC가 언급된 이메일들이 삭제된 사실이 드러남.

또한 포렌식 조사를 통해 2013년 5월 29일자 PPT파일이 발견됨. 이 파일은 LG화학의 ‘부적격 발명자로 인한 특허 무효’ 주장과 직접적(directly)으로 연관이 있음에도 불구하고 (포렌식 전까지) 제출되지 않았음.

(끝)
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